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Opposizione alla registrazione del marchio: norme e procedimento

Il marchio rappresenta uno degli strumenti principali attraverso cui un’azienda può identificare e differenziare i propri prodotti o servizi sul mercato. 

Esso non è solo un simbolo grafico o un nome, ma diviene un indicatore di origine, qualità e reputazione

La registrazione di un marchio conferisce al titolare diritti esclusivi sull’uso di tale segno distintivo in relazione a specifiche categorie merceologiche.

Tuttavia, durante il processo di registrazione, terze parti possono avere motivazioni valide per opporsi a tale registrazione, dando vita a quello che viene definito “procedimento di opposizione“.

Base giuridica per l’opposizione

Nella maggior parte delle giurisdizioni, l’opposizione alla registrazione di un marchio è un diritto previsto dalla legge

Questo diritto nasce dalla necessità di proteggere i titolari di marchi preesistenti o di altri diritti anteriori da possibili violazioni o da confusione sul mercato. 

La legge definisce le condizioni e le modalità con cui un terzo può presentare opposizione, solitamente entro un determinato periodo dall’avvenuta pubblicazione della domanda di registrazione.

Fasi del processo di opposizione

Quando un terzo presenta un’opposizione, inizia un processo che può variare a seconda delle normative locali. 

In genere, il primo passo è la presentazione formale dell’opposizione, che deve indicare chiaramente le ragioni dell’opposizione. 

Il richiedente del marchio ha poi un termine per rispondere. 

Durante questa fase, le parti possono cercare di trovare un accordo attraverso mediazione o negoziati. Se non si giunge a una soluzione, l’organo competente (es. Ufficio marchi) prenderà una decisione sulla validità dell’opposizione.

Motivi comuni per l’opposizione

I motivi per cui si può opporre alla registrazione di un marchio sono vari, ma spesso riguardano la somiglianza con un marchio preesistente, che potrebbe portare a confusione tra i consumatori. 

Altri motivi possono essere la violazione di diritti anteriori, come diritti d’autore o diritti di personalità, o la malafede nella registrazione del marchio.

Differenza tra opposizione e azione di nullità o revoca

L’opposizione alla registrazione si differenzia dalle azioni di nullità o revoca. 

L’opposizione si presenta durante la fase di registrazione e prima che il marchio sia effettivamente registrato

Al contrario, le azioni di nullità o revoca sono iniziative avviate dopo che il marchio è stato registrato, mirando a annullare o revocare tale registrazione per specifici motivi legali.

Esempi pratici di opposizione alla registrazione del marchio

Nel corso degli anni, ci sono stati numerosi casi di opposizione alla registrazione di marchi che hanno guadagnato notorietà nel mondo giuridico e nel mondo degli affari. 

Alcuni di questi casi hanno coinvolto grandi multinazionali, mentre altri sono sorti tra piccoli imprenditori. 

Ecco alcuni esempi notevoli.

Apple Inc. vs. Apple Corps

Apple Corps, l’azienda dietro i Beatles, ha avviato una serie di cause legali contro Apple Computer (ora Apple Inc.) riguardo all’uso del nome e del logo “Apple”.

Risultato: dopo diversi anni di contenzioso, le due società hanno raggiunto un accordo nel 2007, con Apple Inc. che ha ottenuto i diritti esclusivi sul nome “Apple” in cambio di una somma significativa.

Adidas vs. Payless

Adidas ha avviato una causa contro Payless Shoesource per l’uso di una striscia sulle scarpe, sostenendo che fosse troppo simile al suo iconico design a tre strisce.

Risultato: Adidas ha vinto la causa, e Payless è stato condannato a pagare danni per violazione del marchio.

Nokia vs. Lokia

Nokia ha presentato opposizione alla registrazione del marchio “Lokia” sostenendo che fosse troppo simile al suo marchio ben noto e potesse indurre in confusione i consumatori.

Risultato: Nokia ha avuto successo nell’opposizione, e “Lokia” non è stato registrato come marchio.

Starbucks vs. Dabuccino

Starbucks ha avviato una causa contro un produttore di pipe per l’uso del nome “Dabuccino”, sostenendo che fosse troppo simile al suo marchio “Frappuccino”.

Risultato: le parti hanno raggiunto un accordo, e il produttore ha cessato l’uso del nome “Dabuccino”.

McDonald’s vs. Supermac’s

McDonald’s ha opposto alla registrazione del marchio “Supermac’s”, un marchio di una catena di fast food irlandese, sostenendo che potesse indurre in confusione con il suo famoso marchio “Big Mac”.

Risultato: sorprendentemente, nel 2019, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha respinto l’opposizione di McDonald’s, permettendo a Supermac’s di registrare il suo marchio.

Questi sono solo alcuni esempi di opposizioni alla registrazione di marchi che hanno raggiunto le cronache internazionali. 

In molti casi, l’obiettivo dell’opposizione è prevenire confusione tra i consumatori o proteggere la reputazione e il valore di un marchio già esistente. 

Talvolta le parti raggiungono un accordo al di fuori del tribunale, mentre in altre circostanze, la decisione finale spetta a un’entità giurisdizionale.

Strategie difensive per il richiedente

Nel caso di opposizione, il richiedente può adottare diverse strategie difensive.

Una delle prime azioni può essere condurre ricerche di anteriorità per dimostrare la distintività del proprio marchio. 

Può anche valutare la possibilità di apportare modifiche al marchio o cercare accordi con il terzo oppositore.

Conseguenze dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione

Se l’opposizione viene accolta, il marchio non verrà registrato, e il richiedente potrebbe dover riconsiderare la sua strategia di branding.

Al contrario, se l’opposizione viene rigettata, il marchio verrà registrato, conferendo al titolare tutti i diritti esclusivi. 

In entrambi i casi, ci sono implicazioni significative per le aziende e per il mercato.

Considerazioni finali

La registrazione di un marchio è un passo cruciale nella strategia di un’azienda. 

Tuttavia, è essenziale condurre ricerche approfondite e prepararsi per possibili opposizioni. 

Un’opposizione può rappresentare un ostacolo, ma con una strategia chiara e l’assistenza di esperti legali, le aziende possono navigare con successo in queste acque complesse.

Fonte delle informazioni: https://tutelamarchionline.it/opposizione-alla-registrazione-del-marchio/